Con la sentenza n. 2575 del 29 Maggio 2020, la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado, respingendo la domanda tesa all’accertamento dell’avvenuta contraffazione, da parte della società convenuta difesa dal Prof. Avv. Giuseppe Consolo, del brevetto avente ad oggetto il dispositivo per la sicurezza del traffico ferroviario e veicolare, in particolare per il controllo automatico di semafori e/o segnalazioni, scambi di binari e di carreggiata, passaggi a livello, interruzione di rete viaria.

L’impugnazione si compone di due motivi:

  • L’errata determinazione della portata del brevetto in esame;
  • L’erronea asserita mancanza di altezza inventiva.
  1. In ordine al primo motivo, ha sostenuto il Prof. Avv. Giuseppe Consolo che “la descrizione del brevetto deve definire il contenuto dell’invenzione, indicando tutti gli elementi necessari per mettere in pratica l’invenzione, con riferimento al suo scopo e all’attitudine ad avere un’applicazione industriale, fornendo ad un esperto del ramo dotato di tecnica media la possibilità di attuare l’invenzione descritta senza ricorrere a nuove ricerche e senza dover realizzare sistemi attuativi soggetti a nuove indagini, controlli o sperimentazioni”.

La Corte di Appello, accogliendo le suddette difese ed illustrando la funzione della “rivendicazione” ai fini dell’individuazione del contenuto della tutela brevettuale, ha riconosciuto la nullità delle rivendicazioni del brevetto dell’appellante per carenza di attività inventiva ai sensi dell’art. 48 del CPI.

Tale decisione si pone in linea con il recente orientamento della Suprema Corte secondo cui “l’individuazione dell’oggetto di una domanda di esclusiva va effettuata attraverso l’esame della descrizione e della rivendicazione posto che, a norma dell’art. 59 n. 3 del R.D. 29 Giugno 1939 n. 1127, il brevetto è nullo quando l’invenzione non è individuabile dall’insieme della descrizione e, pertanto, la rivendicazione deve essere interpretata alla luce del dato tecnico risultante dalla suddetta descrizione” (Cass. Civ. n. 6373 del 5 Marzo 2019).

  1. In ordine al secondo motivo, aderendo alla posizione della giurisprudenza consolidata che, in materia di brevetti, ha statuito che l’invenzione industriale si fonda sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti e da esprimere un’attività creativa dell’inventore (Cass. Civ. n. 19715/2012), la Corte di Appello di Roma ha ritenuto che “…sebbene il brevetto […] descriva un sistema che contemporaneamente controlla semafori, scambi e passaggi a livello, mentre nel brevetto anteriore non è esplicitamente descritta la possibilità di controllare semafori, tuttavia l’applicazione del sistema all’uno o all’altro apparato di terra non è di per sé una differenza significativa sotto il profilo inventivo”.

L’impugnazione è stata respinta e l’appellante è stato condannato a rifondere le spese di lite del doppio grado di giudizio in favore della società appellata.

Si allega la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2575 del 29 Maggio 2020.